编者按：近日，最高人民法院就本田株式会社与恒胜鑫泰公司、恒胜集团涉“HONDA”英文及图形系列商标再审案作出最终判决，撤销了云南高院的二审判决，维持了德宏中院此前作出的一审判决，即判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团立即停止侵犯本田株式会社涉案商标专用权的行为，并赔偿本田株式会社经济损失30万元。

　　原标题：近日，最高人民法院就“HONDA”商标再审案作出最终判决——

　　涉外定牌加工暗藏侵权风险

　　近日，最高人民法院（下称最高院）就本田技研工业株式会社（Honda Motor Co., LTD.）（下称本田株式会社）与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（下称恒胜鑫泰公司）、重庆恒胜集团有限公司（下称恒胜集团）涉“HONDA”英文及图形系列商标再审案作出最终判决，撤销了云南高院的二审判决，维持了德宏中院此前作出的一审判决，即判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团立即停止侵犯本田株式会社涉案商标专用权的行为，并赔偿本田株式会社经济损失30万元。

　　该案中，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为是否属于涉外定牌加工，二公司使用涉案图标的行为是否属于商标法意义上的商标使用行为，上述焦点问题引发社会广泛关注。对此，有专家表示，最高院的判决表明，只要存在混淆的可能性，涉外定牌加工行为就构成商标侵权。对于涉外定牌加工领域的从业者，接受国外客户订单时，应注意其贴牌是否与国内的注册商标雷同或近似，以避免知识产权侵权。

　　本田商标引纠纷

　　据了解，本田株式会社是一家专业生产摩托车等产品的大型跨国企业，经原国家工商行政管理总局商标局（下称原商标局）核准注册，取得第314940号、第1198975号、第503699号“HONDA”英文及图形系列商标专用权，且核定使用类别均为第12类，包括飞机、船舶、车辆和其他运输工具等。

　　2016年6月，昆明海关下属的瑞丽海关查获了申报出口的一批摩托车，商标标识为“HONDAKIT”。经查明，涉案产品由恒胜鑫泰公司申报出口，美华公司授权委托恒胜集团加工生产。恒胜集团和恒胜鑫泰公司系总公司和子公司关系。据此，2016年9月，本田株式会社以恒胜集团、恒胜鑫泰公司侵犯其商标专用权为由，诉至云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院（下称德宏中院），请求法院判令二被告立即停止侵犯其涉案商标专用权的行为，赔偿其经济损失300万元。二被告辩称，其系受美华公司授权的定牌加工，所贴附的“HONDAKIT”商标获得了美华公司的授权，故不构成侵权。

　　德宏中院经审理认为，二被告在与本田株式会社注册商标相同和类似的商品类别上使用“HONDAKIT”文字及图形商标，且突出“HONDA”的文字部分，侵犯了原告注册商标专用权。此外，被告提交的通过认证的证据不能形成完整的证据链条，无法确认其行为系受美华公司授权的定牌加工行为。据此，法院判决二被告立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为，并赔偿原告经济损失30万元。

　　恒胜鑫泰公司、恒胜集团不服一审判决，于2017年向云南省高级人民法院（下称云南高院）提起上诉称，涉案产品系全部出口至缅甸，中国境内的相关公众不可能接触到该产品，且其行为并非商标法意义上的商标使用行为，故未侵犯本田株式会社的商标专用权，请求撤销一审判决，驳回本田株式会社的全部诉讼请求。

　　云南高院经审理认为，恒胜集团生产涉外定牌加工涉案产品是经过缅甸商标权利人合法授权的，故未侵犯本田株式会社的商标专用权。此外，我国商标法只能保护在我国依法注册的商标权，该案涉及的220套贴牌加工的产品，其流通市场不在中国而在缅甸，二被告将“HONDAKIT”中的“HONDA”部分的文字突出使用，是否容易导致缅甸国内的相关公众对商品来源产生混淆，不在我国商标法可以评判的范围之内。据此，云南高院撤销一审判决，驳回本田株式会社的诉讼请求。

　　再审认定为侵权

　　本田株式会社不服二审判决，向最高院申请再审，请求法院撤销二审判决，维持一审原判。

　　本田株式会社申请再审称，恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在涉案产品上所贴附的图样突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，与美华公司的授权不符，不属于涉外定牌加工，其目的不再是贴附某一境外客户指定的图标，而是意欲误导消费者。而且，国内消费者能通过互联网接触到已出口至境外的商品及标识。此外，二被告未尽合理注意义务，有攀附其商标声誉的目的，违背了“诚实信用原则”。

　　恒胜鑫泰公司、恒胜集团提交意见称，其接受美华公司委托进行承揽加工，将相关产品全部出口至缅甸，其行为属于定牌加工。此外，涉案的220套摩托车是产品而非商品，虽贴附“HONDAKIT”商标，但不属于商标法意义上的商标使用，且涉案产品出口目的国为跨境电子商务非常滞后的缅甸，回流至国内市场的可能性非常低，不具有造成国内相关公众混淆的可能性。综上，请求法院驳回本田株式会社的再审申请。

　　最高院经审理认为，恒胜鑫泰公司、恒胜集团的被诉侵权行为属于涉外定牌加工。但是，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。此外，恒胜鑫泰公司、恒胜集团在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形，突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标，具有造成相关公众混淆和误认的可能。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此判决，撤销云南高院作出的二审判决，维持德宏中院作出的一审判决。

　　合理注意避风险

　　该案争议焦点在于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为是否属于涉外定牌加工。对此，广东外语外贸大学法学院教授、博士生导师王太平认为，二审法院和再审法院认定构成涉外定牌加工行为是正确的。尽管案件中的合同名称为“销售合同”，但从合同实质内容来看，该合同并非销售合同，而是定牌加工行为，因为产品完全由委托方而不是受托方决定，使用委托方而不是受托方的商标。尽管再审申请人认为涉案产品商标和委托人注册商标有变形，但只要变形在合理范围之内仍然视为注册商标的使用。

　　此外，关于恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司使用涉案图标的行为，是否属于商标法意义上的商标使用行为，王太平认为，这个问题对于侵权判断并不重要，因为商标使用只是商标侵权构成暗含的条件，商标法规定的商标侵权行为也不全部是构成商标使用的行为，比如商标法第五十七条第四项规定的“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”和第五项规定的“未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”反向假冒行为，均非商标使用，但却均被规定为侵权。

　　“一直以来，我国法院逐步确定了涉外定牌加工行为因不构成商标使用、不会引发我国消费者混淆而不构成侵权的基本观点，尽管法院强调不能把某种贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的例外情形，该案判决似乎意味着我国法院对涉外定牌加工定性的基本观点的变化。而从商标法理上来看，只要存在混淆的可能性，涉外定牌加工行为就构成商标侵权，该案中最高院之所以认定被诉侵权行为构成商标侵权，正是由于被告的变形使用行为导致出现消费者混淆的可能性。”王太平表示，我国商标法规定的商标侵权行为类型一直在增加，1982年的商标法规定的商标侵权行为只有3种，后面几次修改中销售侵权、反向假冒、帮助侵权等逐步进入商标法，这既是我国商标法逐步完善的结果，也是政策上商标保护强度逐步强化的结果。

　　北京志霖律师事务所律师潘士霖表示：“该案是最高院关于涉外定牌加工商标侵权案作出的又一个判决。在该判决中，最高院认定虽然一审原告的行为属于涉外定牌加工，但依然构成商标侵权。这一判决可以认为是对同样涉及涉外定牌加工问题的最高院PRETUL案和东风案的‘风向转变’。根据该案判决书内容，判断被诉侵权行为是否属于涉外定牌加工行为已经不是特别重要，判断商标侵权是否成立仍需回归商标侵权认定的一般规定。该案中的被诉侵权行为属于商标法意义上的‘使用’，其目的确实是用于识别商标来源，而不是其他用途，比如单纯装饰。该案中，对于商标近似的程度，可认定为确实‘容易导致混淆’。因此，在现行法律框架内，该案中的被控侵权行为可以认为构成了商标侵权。”

　　潘士霖建议，对于涉外定牌加工领域的从业者，接受国外客户订单时，应注意其贴牌是否与国内的注册商标雷同或近似，这样的订单目前有比较大的法律风险。另外，希望最高院通过司法解释的形式针对涉外定牌加工的法律问题做出更加明确的规定。

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